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創(chuàng)品案例：對(duì)他人商標(biāo)的地名元素進(jìn)行使用，會(huì)構(gòu)成侵權(quán)么？

近兩年，“正果云吞店”在廣東省內(nèi)到處可見，云吞作為一種嶺南美食，受到廣大消費(fèi)者的喜愛和追捧。其實(shí)，在有關(guān)商品和服務(wù)類別中，“正果”已經(jīng)是廣州市得道餐飲有限公司的注冊(cè)商標(biāo)，在隨處可見的“正果云吞店”里，相當(dāng)一部分是“正果”商標(biāo)的侵權(quán)人。

2018年9月，在廣東省高院公開審理了廣州市得道餐飲有限公司訴被告河源市X正果餐飲店等七起商標(biāo)侵權(quán)案件。在此前的一審中，河源中院判決商標(biāo)侵權(quán)不成立，駁回權(quán)利人廣州市得道餐飲有限公司的訴訟請(qǐng)求，理由是“正果”商標(biāo)是地名商標(biāo)，七被告在店面招牌上使用“正果”是描述性合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但經(jīng)過二審開庭審理，案件在廣東高院的組織下達(dá)成調(diào)解，被告立即停止使用帶有“正果”店面招牌的商標(biāo)侵權(quán)行為，并賠償經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)合理費(fèi)用。

案例回顧

2017年9月，廣州市得道餐飲有限公司發(fā)現(xiàn)河源市源城區(qū)七家飲食店在店鋪招牌上使用“正果”商標(biāo)，其工商執(zhí)照上也以“正果”作為店鋪名稱。遂以商標(biāo)侵權(quán)為由將其*至河源市中級(jí)人民法院。

被告辯稱，“正果”來(lái)源于增城市的正果鎮(zhèn)，是一個(gè)地名，并不能被權(quán)利人壟斷，將其使用在店鋪招牌上是屬于善意、合理的使用。一審法院采納了這一觀點(diǎn)，判決被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

二審過程中，廣州創(chuàng)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司及其合作的律師團(tuán)隊(duì)為原告(上訴人)代理本案，進(jìn)行了嚴(yán)密的訴訟準(zhǔn)備，主要從“正果”商標(biāo)的知名度以及被告的使用沒有合理依據(jù)兩個(gè)方面提交新證據(jù)，并提出了新的侵權(quán)理由，從而改變了整個(gè)系列案件的走向。據(jù)此，二審法院在雙方同意的情況下進(jìn)行調(diào)解，被告立即停止使用印有“正果”商標(biāo)的招牌、更改店鋪名稱，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。

商標(biāo)法上關(guān)于地名商標(biāo)的規(guī)定和理解

商標(biāo)法規(guī)定的“含有地名的注冊(cè)商標(biāo)”和“地名注冊(cè)商標(biāo)”這種商標(biāo)法意義上的地名不是通常理解地方和場(chǎng)所的名稱，而是指縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，《商標(biāo)法》第10條第2款規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。這明確肯定了商標(biāo)法意義上的地名的范疇，不包括塆、村、鎮(zhèn)等地名。因此，原告正果商標(biāo)不能認(rèn)定成為地名商標(biāo)。

*上述案例的法律啟示

一、關(guān)于地名商標(biāo)

1.《商標(biāo)法》里明確規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。如果該地名不是縣級(jí)以上行政區(qū)劃或公眾知曉的外國(guó)地名，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。否則，只須當(dāng)該地名具有其他含義或作為集體商標(biāo)和證明商標(biāo)組成部分時(shí)，才可能獲準(zhǔn)作為商標(biāo)注冊(cè)。例如：“景德鎮(zhèn)”是中國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃，本不能作為商標(biāo)注冊(cè)，但是，作為證明商標(biāo)“景德鎮(zhèn)瓷器”的組成部分，可以被核準(zhǔn)注冊(cè)。

2.其實(shí)，這種商標(biāo)是一種特殊的存在，那就是作為地理標(biāo)志出現(xiàn)。地理標(biāo)志是指標(biāo)示某商

品來(lái)源于某地區(qū)、該商品的特定質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志，在農(nóng)產(chǎn)品、土特產(chǎn)上十分常見。

3.地理標(biāo)志分為證明商標(biāo)和集體商標(biāo)。保護(hù)的是產(chǎn)品來(lái)源地所有符合條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的共同利益，在地理標(biāo)志商標(biāo)保護(hù)體系中，集體商標(biāo)是保護(hù)的手段，地理標(biāo)志是保護(hù)的對(duì)象。

二、法律分析

廣東創(chuàng)品律師事務(wù)所的雷律師提示，在使用可能涉及到地名的商標(biāo)時(shí)，需要從以下方面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)：

1.關(guān)聯(lián)性原則：要稱得上善意使用“地名商標(biāo)”，使用人的產(chǎn)品應(yīng)該是來(lái)源于此地，而且?guī)в幸欢ǖ漠a(chǎn)地特征。具體到上述案例，被告是在河源市開店，用料以及經(jīng)營(yíng)者均來(lái)自于本地，與增城的正果鎮(zhèn)和正果云吞文化沒有任何聯(lián)系，因此其“合理使用”的抗辯理由不應(yīng)得到支持。

2.在先原則：商標(biāo)權(quán)與地名一致時(shí)，如果早在商標(biāo)注冊(cè)之前，使用人就已經(jīng)開始使用該地名，那么使用人在原有使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用，應(yīng)視為“合理使用”，不構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵犯。具體到上述案例，廣州市得道餐飲有限公司在2012年開始即通過授權(quán)許可廣泛使用“正果”商標(biāo)，并投入大量成本進(jìn)行宣傳，在這種情況下，被告作為餐飲業(yè)同行很可能知道“正果”商標(biāo)持有人的信息，而且其使用時(shí)間晚于2012年，他在2017年經(jīng)營(yíng)餐飲店時(shí)使用帶有“正果”的招牌和菜單，就不能構(gòu)成商標(biāo)法上的“合理使用”。

廣州創(chuàng)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司作為一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)商，服務(wù)內(nèi)容包含線上與線下維權(quán)服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)托管等。與其深度合作的廣東創(chuàng)品律師事務(wù)所是一家專注于知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)服務(wù)的律師事務(wù)所，依托廣州創(chuàng)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司強(qiáng)大的監(jiān)控調(diào)查能力，為維權(quán)的后續(xù)法律服務(wù)提供保障，特別是在商標(biāo)侵權(quán)、專利侵權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等類型案件方面有豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，本案就是該所在商標(biāo)維權(quán)訴訟方面的一個(gè)成功攻堅(jiān)的案例。

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